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商標不使用取消審判における商標の同一性に関する特許法院判決と留意点

弁理士 鄭 錫鳥

1.登録商標と使用商標の同一性
登録商標と使用商標の同一性は、商標不使用取消訴訟において当事者間で対立する争点の1つである。商標の同一性に関する判決を考察することによって、登録商標が不使用により取り消されることを防止するためには登録商標をいかに使用すべきかを探ってみる。

2.登録商標と使用商標の同一性を認めた事例
特許法院は、2019ホ6464で「図形と『SELECT』を付加した商標が使用されているが、図形と『SELECT』は、識別力が強いとみがたく、この2つが『Autoline』と結合して新しい観念乃至識別力を形成するわけでもないから、登録商標『AUTOLINE』と使用商標は、同一性のある商標に該当する」と判決し、2016ホ2379で「英文字部分『SABRINA』は、ハングルの音訳がなくても、『サブリナ』と呼称され、使用商標『sabrina』と『SABRINA』と『사브리나』とが上下に結合された登録商標とは同一性のある商標に該当する」と判決した。

3.登録商標と使用商標の同一性を認めない事例
特許法院は、2018ホ6580で「『丸い形態の図形』と、特異な書体で書かれたハングル文字『숨』と、高低が異なって書かれた英文字『SUUM』とで構成された登録商標は、3つの部分全てが独自の要部として機能し得る商標に該当するだけでなく、この3つの部分が密接に関連して全体的な外観を形成して識別力が認められるものと思われる点を勘案すれば、英文字『SUUM』のみを使用する場合は、登録商標と同一性のある商標の使用とみることができない」と判決し、2011ホ187で「図形と英語アルファベット『W』とで構成された登録商標において図形部分を含めずに識別力のない『W』のみを使用した商標は、登録商標と同一の商標とみることができない」と判決した。

4.登録商標の不使用取消確定による効力
商標権者が取消審判請求された商品のいずれかについても当該商標が取消審判請求日前3年以内に使用したことを立証できず、審判請求が認容・確定すれば、取消審判請求された商品に限り取消審判請求日に遡及して商標権が取り消されることになる。

5.取り消された商標と同一・類似の商標の登録制限
商標権者又はその商標権者の商標を使用する者は、取り消された商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品に再び登録を受けようとする場合は、審判確定後3年が過ぎた後に出願すれば商標登録を受けることができる。

6.登録商標の取消を防止するために商標の使用に際して留意すべき点
商標権者等が登録商標を使用したにもかかわらず、登録商標と使用商標の同一性が否定されて自己の商標権が取り消されることを避けるためには、登録商標権者らは、登録された商標の通りに使用することが原則であるが、やむを得ず登録商標に図形や単語を付け加えて使用しなければならない場合は、上記において考察した同一性認定事例と同一性不認定事例に留意し、登録商標の同一性範疇から外れない程度に変更した商標を使用する必要がある。

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