無効審判における訂正請求
1. 序論
無効審判手続中において、特許権者は特許発明の明細書又は図面の訂正を請求することができる。これは、無効審判に対応して特許権者に防御することができる機会を付与するものである。
以下では、訂正請求の時期、訂正請求の取下時期、訂正請求の範囲、訂正の効果、及び訂正請求の活用と対応策について説明する。
2. 訂正請求の時期
無効審判が提起された後の答弁書提出期間に、又は請求人の証拠の提出や新たな無効事由の主張により訂正の請求を許容する必要がある場合に定められた期間内に訂正請求をすることができる。
3. 訂正請求の取下時期
2017年3月1日以前は、訂正請求後であればいつでも訂正請求の取下げが可能であったため、無効審判中に訂正請求が取り下げられれば、訂正請求前の内容で再度無効審判が進められることから、審判が遅延する問題があった。
こうした問題を防止するために、2017年3月1日以降に特許発明の明細書又は図面について訂正請求をする場合から、その訂正請求の取下げは、訂正請求可能期間、その期間満了日から1か月までの期間、又は訂正に対する意見書提出期間にのみ可能なように改正された。
4. 訂正請求の範囲
但し、既登録の特許を訂正するものであるため、i)請求の範囲を減縮する場合、ii)誤って記載された事項を訂正する場合、iii)不分明に記載された事項を明確にする場合のように、一定の範囲内ですることができる。
また、明細書又は図面の訂正は、特許発明の明細書又は図面に記載された事項の範囲ですることができる(但し、誤って記載された事項を訂正する場合は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲ですることができる)。
また、請求の範囲を実質的に拡張したり変更したりすることができない。
5. 訂正の効果
無効審判手続において訂正請求がある場合、訂正の認否は無効審判手続の決定手続において共に審理されるので、訂正のみが別に確定するのではなく、無効審判の審決が確定するときに共に確定する。したがって、訂正請求による訂正を認める旨の無効審判の審決が確定したときは、訂正後の明細書又は図面に基づいて出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がなされたものとみなす。
6. 訂正請求の活用と対応策
(1) 特許権者の場合
訂正請求は無効審判に対する防御的性格の制度であるため、相手方の審判請求趣旨と提出する証拠を検討したとき意見主張だけでは対応が困難と判断されれば、訂正請求をし訂正後の明細書に基づいて相手方の主張に対応することを考慮することができる。但し、訂正請求の範囲に関連して、特に、特許請求の範囲に新たな構成を追加して減縮する場合であっても、構成の追加により新たな目的及び効果を有するようになるときは実質的変更に該当し許容されない点に留意されたい。
(2) 無効審判の請求人の場合
無効審判を請求し特許権者である相手方がこれを回避するために訂正請求をしたとしても、特許権者の訂正請求が要件をすべて満たすか検討して訂正請求を認めることができないという趣旨で対応することができる。また、特許権者をして請求の範囲の訂正をさせるように誘導すれば、訂正請求が認められて無効審判請求自体は勝てなくても特許請求の範囲が減縮される効果を得ることができる。
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