製造方法が記載された物発明の請求の範囲の解釈(大法院2021年1月28日宣告2020フ11059判決)
大法院は2021年1月28日付にて宣告した2020フ11059判決において、(1) 請求の範囲が全体的に物として記載されていながら、その製造方法の記載を含んでいる発明が「物の発明」に該当するか否か、及び(2) 上記のような「製造方法が記載された物の発明」の権利範囲を判断する方法について判示した。
1. 事件の概要
原審判決の理由と記録によれば、次の事実が分かる。
(1) 被告は、原告を相手取って特許審判院に名称を「湿式法で製造されたポラプレジンク含有錠剤」とする確認対象発明は「ポラプレジンクを含有する安定した錠剤剤形」という名称の本件特許発明の権利範囲に属さないと主張しながら、消極的権利範囲確認審判を請求した。
(2) 特許審判院は、確認対象発明は本件特許発明の権利範囲に属さないとの理由で、被告の審判請求を認容する本件審決をした。
(3) 原告は、被告を相手取って特許法院に本件審決の取消しを求める訴えを提起したが、特許法院は、「直接打錠法で製造されることにより特定される構造と性質を有する錠剤」に関する本件特許発明の請求の範囲の請求項1(以下「本件第1項発明」という)と確認対象発明は、構成が異なり、互いに均等関係にあるともみがたいから、確認対象発明は、本件第1項発明とその従属項発明の権利範囲に属さないとして、本件審決を維持した。
2. 製造方法が記載された物の発明の解釈方法
大法院2015年1月22日宣告2011フ927全員合議体判決では、製造方法が記載された物の発明の特許要件を判断しながら、製造方法の記載を含めて特許請求の範囲の全ての記載により特定される構造や性質等を有する物と把握して新規性・進歩性等があるかを考察しなければならないと判示した。
上記判示によれば、特許法第2条第3号は発明を「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」に分けているところ、請求の範囲が全体的に物として記載されていながら、その製造方法の記載を含んでいる発明(以下「製造方法が記載された物の発明」という)の場合、製造方法が記載されているとしても、発明の対象はその製造方法ではなく最終的に得られる物自体であるから、上記のような発明の類型のうち「物の発明」に該当する。物の発明に関する請求の範囲は、発明の対象である物の構成を特定する方式で記載されなければならないから、物の発明の請求の範囲に記載された製造方法は、最終生産物である物の構造や性質等を特定する1つの手段としてその意味を有するだけである。
したがって、製造方法が記載された物の発明の権利範囲に属するか否かを判断するにあたって、その技術的構成を製造方法自体に限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含めて請求の範囲の全ての記載により特定される構造や性質等を有する物と把握して確認対象発明と対比しなければならない。
3. 大法院判決の要旨
原審は、本件第1項発明と確認対象発明は、一定の割合と大きさを限定したポーラプレジンクを有効成分として含んでいるという点では同一であるが、本件第1項発明は、直接打錠法で製造されることにより特定される構造と性質を有する錠剤であるのに対し、確認対象発明は、湿式法で製造されることにより特定される構造と性質を有する錠剤であるから、確認対象発明は、文言的に本件第1項発明の権利範囲に属さない旨判断した。
原審判決の理由を先に考察した法理と記録に照らし考察すれば、原審判断に製造方法が記載された物の発明の請求の範囲の解釈と権利範囲の属否に関する法理を誤解し、若しくは必要な審理を尽くさずに判決に至った誤りがない。
4. 特許法院(原審)判決の要旨
本件第1項発明は、「有効成分として粒度累積分布において最大粒度に対して90％にあたる粒度(d90)が500μm以下であるポラプレジンクを含むことを特徴とする、直打法で製造された錠剤」である。
本件第1項発明は、請求の範囲が全体的に「錠剤」という物として記載されていながら、その製造方法である「直打法」についての記載を含んでいるから、「製造方法が記載された物の発明」に該当する。
先に考察した法理にしたがい、本件第1項発明は、「直接打錠法で製造されることにより特定される構造や性質等を有する錠剤」と解するのが妥当であり、本件特許発明に特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心は、「有効成分であるポラプレジンクの粒度累積分布(d90)を500μm以下に調整して直接打錠法で製造することにより錠剤の貯蔵安定性等を向上させる」ところにあると解するのが妥当である。
確認対象発明は、活性成分であるポラプレジンクを「粒度累積分布(d90)500μm以下」に限定し、これを「湿式顆粒法により製造することにより錠剤の貯蔵安定性等を向上させる」ところに技術思想の核心がある発明であって、直接打錠法を前提として粒度調整を通じて錠剤の貯蔵安定性等を向上させようとする本件特許発明の技術思想の核心が含まれているとみることができない。したがって、本件第1項発明と確認対象発明は、それぞれ特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心が異なるから、課題解決原理が異なる。
それだけでなく、薬学大学の教科書によれば、直接打錠法と湿式顆粒法の2つの製錠法は、適用される薬物の種類、顆粒の製造の有無、具体的な工程、時間的・経済的側面等から画然とした差異があるといえる点等の諸事情を考慮してみれば、直接打錠法と湿式顆粒法は製造工程上の差異があり、それぞれの製錠法で製造された錠剤の特性は互いに差異があるとみなければならないから、結局、実質的作用効果が同一であるとみがたい。
確認対象発明は、本件第1項発明と課題解決原理が異なり、作用効果が同一でないから、さらに考察する必要なく、本件第1項発明と確認対象発明は、均等関係にあるとみることができない。
5. 判決の意義
物の方法にもかかわらず、請求の範囲にその製造方法を記載したものを、製造方法が記載された物の発明(product by process、PBPクレーム)というが、こうした請求の範囲の解釈方法について多くの論難があった。
2006年の大法院判例では、製造方法が記載された物の発明であるとしてもこれは「物の発明」に該当するから、対象となる物それ自体を基準に権利範囲の侵害の有無を判断しなければならないと判示したところがある。裁判部は、上記基準にしたがい物の生産過程にある工程は考慮しないまま、得られた物のみを比較対象発明と比較して進歩性を判断したところがある(大法院2006年6月29日宣告2004フ3416判決)。
しかし、2015年に大法院は製造方法が記載された物の発明について異なる意見を判示し、上記項目2において述べたように、製造方法が記載された物の発明の新規性、進歩性等を製造方法の記載を含めて特許請求の範囲の全ての記載を基準に比較して判断しなければならないという基準を判示した(大法院2015年1月22日宣告2011フ927全員合議体判決)。
最近宣告された2020フ11059判決は、上記全員合議体判決による法理を適用して判決したもので、特許発明が物の発明に該当するとしても、特許請求の範囲に製造方法等が記載された場合、請求の範囲全体を比較･対照して権利範囲を含むかどうかを判断しなければならないという法院の態度を改めて確認した判決であるという点で意義がある。
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