権利範囲確認審判におけるProduct by Process(PBP)クレームの権利範囲解釈方法に関する大法院判例
物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合(すなわち、PBPクレーム)の権利範囲解釈方法に関する近時の大法院判例(2021年1月28日宣告2020フ11059)を紹介したい。
1. PBPクレームに関するこれまでの議論
これまでPBPクレームの解釈基準について、物として同一性があれば、記載された製造方法とは異なる方法で生産された物まで発明の技術的構成に含ませる物同一性説、製造方法で製造された物のみに限定しなければならないという製法限定説、及び特許要件の判断時に物の同一性説にしたがっても、侵害の判断時には製造方法まで同一であるか否かを考慮し、侵害物が製造方法まで同一であれば特許侵害に該当するという立場等が主張されてきた。
2015年の大法院判決(2015年1月22日宣告2011フ927)はPBPクレームの特許要件の判断について、請求項の技術的構成を製造方法自体に限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含めて特許請求の範囲の全ての記載により特定される構造や性質等を有する物と把握し、出願前に公知であった先行技術と比較しなければならないと宣言することによって、特許の新規性・進歩性の判断についてはPBPクレームの解釈基準を明確にした。
また、同年の大法院判決(2015年2月12日宣告2013フ1726)は、製造方法が記載された物発明に関する上記のような特許請求の範囲の解釈方法は、特許侵害訴訟や権利範囲確認審判等の特許侵害段階において、その特許発明の権利範囲に属するか否かを判断しながらも、同様に適用されなければならないと判示するとともに、ただし、こうした解釈方法で導出される特許発明の権利範囲が明細書の全体的な記載により把握される発明の実体に照らし過度に広い等の明らかに不合理な事情がある場合は、その権利範囲を特許請求の範囲に記載された製造方法の範囲内に限定することができると判示した。
2. PBPクレームの権利範囲確認審判における大法院の立場
大法院は最近、確認対象発明がPBPクレームを含む登録特許の権利範囲に属さない旨の消極的権利範囲確認審判について、確認対象発明は登録特許の権利範囲に属さないと判断した原審の判断に首肯し、登録特許のPBPクレームの解釈基準を明確にした。
この大法院判決文において説示したところを要約すると、以下の通りである。
第一に、特許請求の範囲が全体的に物として記載されていながら、その製造方法の記載を含んでいる発明(以下「製造方法が記載された物発明」という)の場合、製造方法が記載されているとしても、発明の対象は、その製造方法ではなく、最終的に得られる物自体であるから、発明の類型中の「物の発明」に該当する。
第二に、物の発明についての特許請求の範囲は、発明の対象である物の構成を特定する方式で記載されなければならないから、物の発明の特許請求の範囲に記載された製造方法は、最終生産物である物の構造や性質等を特定する1つの手段としてその意味を有するだけである。
第三に、製造方法が記載された物発明の権利範囲に属するか否かを判断するにあたって、その技術的構成を製造方法自体に限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含めて特許請求の範囲の全ての記載により特定される構造や性質等を有する物と把握して確認対象発明と対比しなければならない。
第四に、こうした法理を具体的に本件に適用すると、本件特許発明は、直接打錠法(direct compression)で製造されることにより特定される構造と性質を有する錠剤であるのに対し、確認対象発明は、湿式法(wet granulation)で製造されることにより特定される構造と性質を有する錠剤であるから、文言的に確認対象発明は、PBPクレームの権利範囲に属さず、かつ、直接打錠法と湿式法は、実質的に作用効果が同一でないので、均等関係にあるわけでもない。
3. 大法院判決の意義
今回の大法院判決は、権利範囲確認審判においてPBPクレームの権利範囲の解釈に関する基準を提示した点で、大きな意味を持つ判決である。
また、今回の大法院判決は、特許の新規性・進歩性の判断時のPBPクレームの特許要件と、登録特許のPBPクレームの解釈基準が統一された点でも、意義がある。
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