主先行発明を他の先行発明に変更するものであるから新たな拒絶理由に該当するとした事例
出願発明の進歩性を判断するに当たっては、まず、出願発明の請求の範囲と技術思想、先行発明の範囲と技術内容を確定し、出願発明と最も近い先行発明(主先行発明)を選択した上で、出願発明を主先行発明と対比して共通点と差異点を確認し、その発明の属する技術分野における通常の技術者が特許出願当時の技術水準に照らしその差異点を克服し出願発明を容易に発明することができるかを審理する。そこで、今回は、特許出願審査段階において通知した拒絶理由に記載された主先行発明を他の先行発明に変更する場合に該当するから拒絶理由と主要な趣旨が符合しない新たな拒絶理由に該当するとした大法院判例(2019年10月31日宣告、2015フ2341)を紹介したい。
1. 事件の概要
(1) 特許出願審査段階
名称を「直駆動式アクスル駆動ギア」とする本件出願発明について特許庁審査官は「先行発明は本件出願発明の特許請求の範囲の請求項1(以下「本件第1項発明」)と比較して出力ピニオンの構成が省略されているという点で差異があるが、通常の技術者が必要により先行発明のリングギアに出力ピニオンを付加して使用することができるものに過ぎない」との趣旨で意見提出通知(以下「本件拒絶理由」)をした。これに対し原告は「本件第1項発明は中間車軸の駆動システムに関する発明であるので出力ピニオンを備えているのに対し、先行発明は後車軸の駆動システムに関する発明であるので出力ピニオンを備えていない差異があり、両発明の具体的な形状と配置が異なるので、本件第1項発明は通常の技術者が先行発明から容易に発明することができない」との趣旨で意見書を提出したが、特許庁審査官は同じ理由で拒絶決定をした。
(2) 特許審判段階
原告が特許審判院に上記拒絶決定に対する不服審判を請求したが、特許審判院は「本件第1項発明の構成1は通常の技術者に既に広く知られた複数の後車軸を備えた四輪駆動車において通常使用される技術構成であり、構成2は先行発明と出力ピニオンを含むか否かにおいて差異があるが、これは通常の技術者が出力ピニオンが含まれる差動装置に先行発明の対応構成に示された技術構成を適用して容易に導出することができる」との理由で審判請求を棄却する審決(以下「本件審決」)をした。
(3) 審決取消訴訟段階
本件審決に対し原告は審決取消の訴えを提起し、被告は上記審決取消訴訟手続において「本件第1項発明は従来の直駆動式アクスルギアに先行発明のクラッチを適用して通常の技術者が容易に導出することができるのでその進歩性が否定され(以下「本件被告主張事由」)、本件拒絶理由と本件審決も同じ趣旨である」と主張した。
2. 判決の要旨
(1) 特許法院判決
原審(特許法院2015ホ1232事件)は「本件被告主張事由に基づき本件第1項発明と「従来の駆動式アクスル駆動ギア」とを対比する場合の差異点は『クラッチ』を付加するか否かであるのに対し、本件拒絶理由に基づき本件第1項発明と先行発明とを対比する場合の差異点は『出力ピニオン』を付加するか否かであり、通常の技術者がその差異を克服し本件第1項発明を容易に発明することができるかに関する判断内容が異なってくるから、本件被告主張事由は本件拒絶理由と主要な趣旨が符合しない新たな拒絶理由」と判断した。そして、「本件審決は手続上の違法又は進歩性判断に誤りがある」との理由でこれを取り消した。
(2) 大法院判決
大法院は「本件被告主張事由は特許出願審査段階において通知した本件拒絶理由に記載された主先行発明を他の先行発明に変更する場合に該当するから、本件拒絶理由と主要な趣旨が符合しない新たな拒絶理由に該当する」とみて原審判決を維持した。
3. 大法院判決に対する考察
本件大法院判例は、拒絶決定不服審判及びその審決取消訴訟において実質的に争うことができなかった争点について特許出願人に争う機会を与えなければならないとした、特許出願人の手続保障のための判決とみられる。
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